2013-11-23 12:43:31
ГлавнаяГражданское право и процесс — Договорные отношения до получения патентной охраны изобретений



Договорные отношения до получения патентной охраны изобретений


Договор исполнителя с заказчиком

До принятия 31 мая 1991 года Постановлением Верховного Совета СССР [1] закона «Об изобретениях в СССР» [2], восстановившего патентную форму охраны изобретений, длительный период времени (с 1931 года) практически единственным субъектом, которому принадлежали исключительные права на изобретения в СССР, было государство. При этом использовать изобретения без специального разрешения могли все государственные предприятия и организации. Соответственно, потребность исполнителя (подрядчика) и заказчика работ в урегулировании прав и обязанностей в отношении создаваемых изобретений практически не возникала. Исключение составляла внешнеэкономическая деятельность. Поэтому в России, если не учитывать опыт многолетней давности, отсутствует опыт заключения договоров между исполнителем и заказчиком в части распоряжения правами на создаваемые изобретения. В то же время, переход к рыночной экономике, введение патентной охраны изобретений существенно изменили содержание взаимоотношений исполнителя и заказчика работ, которые, в большинстве случаев, стали самостоятельными, экономически независимыми субъектами. Поэтому вышеупомянутые договорные отношения, начинают оказывать влияние на экономическое положение сторон и требуют соответствующего правового урегулирования.

Важность как правового регулирования отношений исполнителя и заказчика по использованию прав на изобретения, так и проработки условий договора контрагентами (например, включение условия о гарантировании ненарушения исполнителем прав третьих лиц) можно проиллюстрировать примерами из практики.

Во время работы на предприятии Ч. работник Н. подал от своего имени заявку на предполагаемое изобретение. Уволившись с предприятия Ч., Н. создал индивидуальное частное предприятие и заключил с бывшим местом работы (предприятием Ч.) договор, предусматривающий следующие условия:

1. В случае выполнения договорной работы на уровне изобретения стоимость договора должна быть увеличена на 20% (Н. знал, что по поданной заявке будет выдан патент);

2. В случае выполнения договорной работы на уровне изобретения, предприятие Ч. должно заключить лицензионный договор на использование изобретения;

3. В случае задержки выплат, размер вознаграждения должен индексироваться на указанную величину.

После выдачи патента, когда Н. потребовал заключить с индивидуальным частным предприятием лицензионный договор, юристы предприятия Ч. заявили: поскольку договор заключен с индивидуальным частным предприятием, а патент получен на имя частного лица, то предприятие Ч. не обязано заключать лицензионный договор.

Особенность данной правовой ситуации заключалась в том, что оговорок на сроки выполнения работы, относительно объектов интеллектуальной собственности, не было. И поэтому дата подачи заявки значения не имела.

Другой пример. Работник М. предприятия П. использовал в разработке свой патент и никого не поставил в известность. Потом работа была передана заказчику К. После этого автор-работник М. потребовал от предприятия К. заключить с ним лицензионное соглашение. В результате перед предприятием П. возникла дилемма: или договариваться с предприятием К., чтобы оно заключило лицензионное соглашение с работником М., или исключить изобретение из технической документации [3].

Аналогичные правовые ситуации возможны и тогда, когда заказчиком является государственный орган (учреждение).

Результатом изменения государственной политики в области промышленной собственности явилось то, что в законе СССР «Об изобретениях в СССР» была предусмотрена норма, касающаяся взаимоотношений государственного заказчика и исполнителя. А именно, предусматривалось, что при выдаче предприятию государственного заказа на выпуск продукции с использованием изобретений, патенты на которые принадлежат другим предприятиям или гражданам, а также иностранным патентообладателям, орган, выдавший государственный заказ, должен обеспечить приобретение лицензий (ст. 29). Этим по существу и ограничивалось законодательное регулирование договорных отношений между исполнителем и заказчиком в отношении создаваемых изобретений. Новое же патентное законодательство России вообще не содержит специального правового регулирования отношений исполнителя и заказчика, что является явным пробелом в законодательстве, так как упомянутые правовые отношения существенно отличаются от иных. Особенно следует учесть то, что в России более 95% научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ производится за счет средств государственного бюджета [4].

Среди договорных отношений исполнителя с заказчиком можно У выделить отношения, когда заказчиком является государство (государственный орган), а работы производятся полностью или частично за счет бюджетного финансирования, и, когда заказчик - независимое от государства юридическое лицо или физическое лицо - предприниматель. Кроме того, и исполнителями могут быть как государственные предприятия, организации, учреждения, так и частные физические и юридические лица. Возможны случаи, когда исполнителями и заказчиками могут быть совместно государственные структуры и частные фирмы. Стороной в договоре может быть и физическое лицо. Авторами могут быть совместно представители исполнителя и заказчика, работники только заказчика. Следовательно, между заказывающей работу стороной и исполняющей стороной могут устанавливаться самые различные взаимоотношения по поводу распоряжения правами на создаваемые изобретения. Регулирование таких отношений является гражданско-правовым, основной способ установления отношений – договорный.

Как упоминалось выше, в настоящее время в России отсутствует специальное законодательство, регулирующее указанные правоотношения исполнителя и заказчика. Однако, потребность разработки такого законодательства обусловлена следующими факторами:

1. Необходимостью стимулирования создания разработок на уровне изобретений;

2. Необходимостью защиты государственных интересов как внутри страны, так и за рубежом;

3. Неопределенностью в подходах к установлению договорных отношений, особенно во взаимоотношениях с государственными органами.

Влияние законодательного регулирования на создание изобретений в соответствии с договорами между исполнителем и заказчиком можно проследить на примере США. Опыт США показывает, как менялась изобретательская активность исполнителей договорных работ в зависимости от патентной политики государства. Политика 60-х годов предоставления государству исключительных прав на изобретения, создаваемые за счет бюджетных средств, привела к утрате побудительных мотивов использования инноваций. Свободное применение любой фирмой находящегося в собственности правительства патента привело к тому, что коммерческий риск был слишком велик, а получение монопольной прибыли - весьма проблематично. Переход в начале 70-х годов к выдаче исполнителю исключительных лицензий сроком до 5 лет и более четкой регламентации взаимоотношений между заказчиком и исполнителем также дали малый эффект. Таким образом, подход, в соответствии с которым «изобретения и патенты, созданные на доллары, поступающие в виде налогов, должны быть доступны всем налогоплательщикам» [5], не оправдал себя. И лишь принятие в 1980 году закона Стивенсона-Вайдлера о технологических нововведениях, изменения в патентном законодательстве США, вступившие в силу в ноябре 1984 г. (в частности, предоставление исключительных прав на изобретения исполнителям), имели благоприятные последствия [6]. Указанные изменения, и, в том числе, принятые в США меры по поощрению НИОКР, предоставление льгот мелкому бизнесу и некоммерческим учреждениям в получении патентов привели к тому, что за период с 1979 г. по 1987 г. отмечался рост числа выдаваемых американским заявителям патентов на 0,6 % ежегодно [7]. Среди рассматриваемых договорных отношений можно выделить правовые отношения, когда заказчиком является частная фирма или индивидуальный предприниматель, и, когда заказчик представляет государство. Когда исполнитель и заказчик преследуют частные интересы, правовое регулирование их отношений по использованию изобретений находится в рамках общего правового регулирования договорных отношений, прежде всего, патентным и договорным правом. Отношения же государственного заказчика и исполнителя требуют специального правового урегулировании, что не вызывает сомнений [8].

Представляется, что правовое регулирование отношений исполнителя и государственного заказчика (государственного органа или учреждения), связанных с использованием прав на изобретения при государственном финансировании работ, должно преследовать следующую цель: внести правовую ясность в указанные отношения и установить принципиальные подходы к «ключевым» вопросам, не затрагивая излишне сферу частного регулирования.

В силу недостаточного исследования данной проблемы в отечественной юридической литературе, обратимся к зарубежному опыту. Так, в США законодательство закрепляет права на изобретения, созданные при государственном финансировании, за исполнителем и предоставляет ему возможность их использования. При этом государство сохраняет за собой ряд прав по использованию изобретений для собственных нужд и право на получение части дохода от их коммерческого использования. Законодательство США предусматривает, что исполнитель (подрядчик) в течение, как правило, двух лет принимает решение, сохранять ли за собой право на патент. Если исполнитель в письменной форме не сообщит о своем решении, то государство вправе приобрести патент себе.

Если патент приобретает исполнитель, то он обязан:

1. В течение разумно необходимого времени раскрыть государственному органу, созданное в рамках договора предполагаемое изобретение. В противном случае право на изобретение приобретает правительство;

2. Взять обязательство о сроках принятия решений о сохранении за собой патентных прав и о сроках подачи заявок на получение патента. Иначе право на получение патента переходит к государству;

3. Предоставить государству неисключительную, непередаваемую, безотзывную лицензию на использование изобретения в пределах страны и за её пределами.

4. Периодически предоставлять отчеты об использовании или попытках использования изобретения;

5. Во всех заявках на получение патента и в патентах, получаемых в США, указывать, что изобретение создано при поддержке правительства, и правительство имеет определенные права на изобретение;

6. При продаже лицензий на изобретения, созданные при поддержке государства, отдавать предпочтение мелким предприятиям, если это возможно.

Аналогичное правовое регулирование имеется и в других западных странах. При этом, например, в ФРГ, если изобретения выполнены работниками заказчика, то права на них принадлежат последнему. Однако исполнитель вправе потребовать заключения с ним договора об использовании таких изобретений в собственных целях. Если изобретение создано совместно работниками заказчика и исполнителя, то исполнитель может потребовать от заказчика своей доли прав. Если изобретение принадлежит исполнителю, то он обязан предоставить заказчику безвозмездную, безотзывную, передаваемую, неисключительную лицензию [9].

Рассмотренное правовое регулирование в целом применимо и к отношениям исполнителя и государственного заказчика в России. Заметим, что сохранение за исполнителем прав на изобретения при одновременном подтверждении прав заказчика на простую безвозмездную лицензию в объеме, необходимом для госзаказа, в рамках которого финансировалась разработка, находит поддержку у многих юристов и патентоведов-практиков [10]. При этом, на наш взгляд, лицензия, предоставляемая заказчику, должна быть передаваемой, в силу особенностей использования прав из лицензионного договора государственным заказчиком. Однако возмездность лицензии должна определяться её коммерческим или некоммерческим использованием.

А, в случае намерения исполнителя прекратить поддерживать патент в силе, должны быть предусмотрены уведомление об этом заказчика и возможность передачи ему прав из патента, с тем, чтобы не наносился ущерб государственным интересам.

Особого рассмотрения требует правовое регулирование отношений заказчика и исполнителя в отношении использования прав на изобретение, когда исполнителем является совместное предприятие (консорциум).

Однозначного ответа на вопрос, кто обладает правами на изобретение в совместном предприятии (предприятии, созданном двумя или более фирмами, например, для производства продукции, полученной в результате совместных НИОКР), нет, его решение всегда зависит от конкретных обстоятельств. Право на изобретение может передаваться спонсору, который выплачивает исследователям соответствующее вознаграждение. Исследователь может оставить право на изобретение за собой, но быть обязанным предоставить спонсору исключительную лицензию на коммерческое использование изобретения, предусмотрев, что при отказе от использования лицензия либо аннулируется, либо становится неисключительной. Может быть предусмотрено, что патентообладателю запрещается разрешать споры путем выдачи лицензии третьей стороне (нарушителю прав) без согласия лицензиатов, действующих в соответствии с соглашением о НИОКР. Когда патентообладателей несколько, то без согласования друг с другом они могут использовать изобретение, но не могут выдавать лицензию третьей стороне либо передавать право на патент. Например, в Европейском Сообществе используются типовые договоры для разных областей деятельности (биотехнологии, информационной технологии, связи). В таких договорах право на изобретение принадлежит его создателю, однако все стороны соглашения могут использовать это право как для дальнейших исследований, так и для использования изобретения без выплаты вознаграждения. Права на изобретения, которые существовали до начала работ по совместному проекту, делятся между участниками соглашения. Их можно использовать для научных исследований или для использования по совместному проекту, если только у одной из сторон отсутствуют важные экономические причины возражать против раскрытия изобретений или выдачи лицензии. Типовой договор Европейского Сообщества обязывает участников соглашения использовать результаты договора в течение определенного времени, иначе может применяться принудительное лицензирование. Кроме того, права на патенты, возникающие в процессе осуществления работ по проекту, могут принадлежать той или иной стороне договора, а не отдельному изобретателю, субподрядчику или независимому консультанту, работающим над данным проектом. Это предполагает передачу служащим прав на изобретение работодателю, заключение с консультантами специальных соглашений, по которым права передаются фирме, пользовавшейся услугами консультанта и пр. [11].

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Необходимо принятие специального нормативного акта, регулирующего правовые отношения государственного заказчика и исполнителя работ по использованию прав на изобретение. При этом следует закрепить право исполнителя на получение патента с предоставлением заказчику простой, безотзывной, передаваемой (если иное не предусмотрено в договоре) лицензии, поскольку госзаказчик должен иметь право практически реализовывать разработки, оплачиваемые из госбюджета. Возмездность или безвозмездность лицензии должна зависеть от её коммерческого или некоммерческого использования. С целью упорядочения правоотношений частных исполнителя и заказчика, целесообразно разработать типовой договор рекомендательного значения.


Павлов Александр Викторович



[1] Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, №25, Ст. 704.

[2] Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, №25. Ст. 703.

Закон СССР «Об изобретениях в СССР» действовал с 1 июля 1991 года по 24 декабря 1991 года и применялся в части, не противоречащей актам Российской Федерации, с 25 декабря 1991 года по 13 октября 1992 года до введения в действие Патентного закона Российской Федерации.

[3] Приведенные примеры взяты из консультационной практики правового управления Роспатента.

[4] Смирнов В., Кудюмов Ю., Антипин В. Из средств госбюджета // Интеллектуальная собственность, 1995. - №11-12. - С. 3.

[5] Tektronix v. United States. Цит. по кн.: Розенберг П. Указ. соч.- c. 235.

[6] Леонов И.Ф., Матвеева Т.И. Правовая охрана и коммерческая реализация интеллектуальной собственности в университетах США // Патенты и лицензии.- 1995.- №9.- С. 30-32.

[7] Ибрагимов Ю. Указ. соч.- С. 34.

[8] См., напр.: Наумов А.В., Потемкин О.А. Патентно-лицензионное обеспечение государственного оборонного заказа // Патенты и лицензии.- № 2.- 1996,- С. 1; Смирнов В., Саранцев В., Кунин В. США: изобретения на рынке // Интеллектуальная собственность.- 1993. - № 11-12.- С. 32-35; Смирнов В., Кудюмов Ю., Антипин В. Указ. соч.- С. 3.

[9] Наумов А.В., Потемкин О.А. Патентно- лицензионное обеспечение государственного оборонного заказа // Патенты и лицензии.- № 2.- 1996,- С.2-3.

[10] См., напр.: Школа- семинар для патентоведов Госкомоборонпрома // Патенты и лицензии.- № 10.- 1995. - С.8.

[11] Horton A.A. Opportunities and pitfalls in research and development agreements // EIPR.-1991.- У. 13.- № 6.- P. 213- 218.



← предыдущая страница    следующая страница →
123




Интересное:


Формы и степени вины в нарушении договорных обязательств в гражданском праве РФ
Ликвидация юридических лиц и ликвидационный процесс
Момент заключения договора и вступление его в законную силу
Претензионные сроки в гражданском праве
К вопросу о соотношении информации и интеллектуальной собственности
Вернуться к списку публикаций