2013-11-23 12:31:46
ГлавнаяГражданское право и процесс — Договорные отношения по использованию изобретения патентообладателем



Договорные отношения по использованию изобретения патентообладателем


Разрешение споров, связанных с договорами по использованию прав на изобретение

Практика судебного рассмотрения в России дел, связанных с использованием прав на изобретения, весьма незначительна. Так, в народных судах Москвы за 1995 год было рассмотрено 225834 дела, из которых лишь 74 - по защите интеллектуальной собственности. При этом, судебные дела, в основном, были связаны с защитой авторских прав на интеллектуальную собственность и выплатой авторского вознаграждения, в том числе при продаже лицензий за границу. Данная ситуация обусловлена, в частности, несовершенством законодательной базы; недостаточным обеспечением выполнения действующего законодательства; становлением судебной системы, связанной с рассмотрением такого рода споров (нужна специализированная экспертиза, не создан Патентный суд и т.п.) [1]. Трудности вызваны и тем, что для разрешения споров требуются специалисты, обладающие помимо юридической подготовки знанием сущности изобретательской деятельности, особенностей изобретений и их использования. По мнению зарубежных юристов очень трудно, например, установить четкие правила об ответственности лицензиара за недостатки в предмете лицензии. А для этого помимо юридических знаний требуются и технические.

Для судебного разрешения споров по лицензионным договорам и договорам уступки прав на патент должны быть выработаны правовые ориентиры, которых недостаточно, особенно, если принять во внимание специфику таких договоров. Так, следует учитывать, что при продаже лицензии к лицензиату переходят не все права на изобретение; договорные отношения носят длительный характер; в договоре объективно существенен элемент риска с обеих сторон, а потому, в большинстве случаев, отношения по лицензионному договору носят доверительный характер.

Поскольку правовое регулирование «внутренних» лицензионных договоров и договоров уступки патентов, заключаемых отечественными субъектами, «проходит период становления», а отечественная практика разрешения споров по таким договорам практически отсутствует, то при разрешении судебных споров полезны как отечественный опыт зарубежного лицензирования, уступки патентов и разрешения споров, так и опыт зарубежных стран. При этом следует учитывать, что наряду со случаями достаточно ясными в правовом отношении: лицензиар должен отвечать за наличие предмета лицензии, за техническую осуществимость изобретения, - существует много вопросов, неоднозначно толкуемых отечественными и зарубежными юристами. Кроме того, опыт других стран не всегда пригоден для России.

Ввиду того, что лицензионные договоры являются сложными в правовом смысле договорами, правовые средства разрешения упомянутых споров охватывают применение аналогии права, принципа добрых нравов (в зарубежном праве), принципа отпадения основания договора (существенного изменения обстоятельств), обычаев делового оборота. Кроме того, проверяется непротиворечив заключаемых договоров антимонопольному законодательству, общим принципам договорного права. Это создает значительную правовую неуверенность и неопределенность. Например, учитывая сложность различных правовых ситуаций связанных с лицензионными договорами, потребность их разграничения в юридической практике ФРГ используются такие понятия как «первоначальная невозможность «, «первоначальная неспособность», «последующая невозможность» и «наступившая неспособность» исполнения лицензионного договора. В зависимости от квалификации правовой ситуации, различны и правовые последствия (признание договора недействительным, возмещение причиненного ущерба и т.д.) [2].

С учетом сказанного выше, в основе разрешения лицензионных споров должен лежать некий концептуальный подход к лицензионным правоотношениям, определяющий толкование содержания гарантий, распределения рисков и ответственности сторон. В соответствии с этим концептуальным подходом должны толковаться волеизъявление партнеров по сделке, обязанности сторон лицензионного договора, форма и размер ответственности.

В соответствии с доктриной и практикой ФРГ, Франции и ряда других стран лицензиаром передается позитивное право использования изобретения. Согласно доктрине и практике стран англо-американской системы права, лицензиар пассивно разрешает пользоваться изобретением. В первом случае лицензиар должен признаваться ответственным за «качества» изобретения, и он несет в принципе более широкий круг лицензионных рисков и объем ответственности, тогда как простое его согласие не преследовать пользователя изобретения не сопряжено с ответственностью за использование технического решения, характер и судьбу лицензируемых прав [3].

Как известно, цель договора должна заключаться в его исполнении. Притворные и мнимые сделки согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации недействительны (ст. 170). Еще раз отметим, что только позитивное право использования изобретения обусловливает многочисленные обязанности лицензиара, и его ответственность за недостатки проданной лицензии может быть выведена только из позитивного права, которое лицензиар передал лицензиату [4]. Поэтому, на наш взгляд, концептуальный подход к разрешению рассматриваемых споров должен заключаться в том, что споры должны разрешаться с учетом того, что цель лицензионного договора - реализация позитивного права использования изобретения, и, что стороны договора должны этому способствовать (что, как упоминалось, соответствует мировой тенденции). Такая точка зрения поддерживается многими отечественными юристами. Например, М.Н. Кузнецов, рассматривая юридическую основу выдачи патента, пришел к выводу, что «выставлять на первое место функцию запрета было бы неверным» [5].

Споры по договорам могут возникать как до их заключения, так и при их заключении, исполнении и расторжении [6]. В частном случае спор из лицензионного договора может сводиться к спору из нарушения патента. Субъектами спора могут выступать стороны договора: патентовладелец, лицензиар, лицензиат и их правопреемники.

Подведомственность споров из договора уступки патента и лицензионного договора может быть различной. В отличие от договора уступки патента, спор из лицензионного договора, в зависимости от его содержания, должен рассматриваться в административном или судебном порядке.

В соответствии с Патентным законом Российской Федерации к компетенции Высшей патентной палаты отнесены следующие виды споров: о предоставлении принудительной лицензии при неиспользовании или недостаточном использовании изобретения (п. 4 ст. 10), о понуждении к заключению договора или по условиям договора о платежах в случае предоставления открытой лицензии (п. 3 ст. 13). Суды, в том числе арбитражные и третейские, в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, рассматривают следующие споры: о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование изобретения (абз. 2 ст. 31); о предоставлении принудительной лицензии при наличии «мешающего» патента (п. 5 ст. 10); другие споры (в том числе об уступке патента), связанные с охраной прав, удостоверяемых патентом, кроме споров, относящихся к компетенции Высшей патентной палаты (абз. 2 ст. 31).

Поскольку Высшая патентная палата пока не создана и решается вопрос о создании вместо неё Патентного суда Российской Федерации, то порядок разрешения споров, относящихся к компетенции Высшей патентной палаты является неурегулированным. Кроме того, следует отметить противоречие положений норм Патентного закона, касающихся невозможности судебного обжалования решений Высшей патентной палаты, нормам Конституции и Гражданского кодекса Российской Федерации [7]. Поэтому: «В настоящее время в условиях, когда компетенция и порядок деятельности Высшей патентной палаты не определены, а сама Палата не сформирована, заинтересованное лицо может обратиться с жалобой в суд» [8].

Следует отметить, что в мировой практике большинство лицензионных споров разрешается во внесудебном порядке. Это обусловливается тем, что такое разрешение спора позволяет избежать длительного и дорогостоящего судебного процесса, неопределенности разрешения дела. Конкретными путями разрешения такого спора являются: отказ истца от заявленных претензий, а ответчика - от контрафактных действий; приобретение нарушителем лицензии, возмещение ущерба; установление кооперационных и коммерческих связей и т.п. [9]. Помимо такой возможности, отечественное законодательство предусматривает специальную примирительную процедуру разрешения споров. В соответствии с Положением о претензионном порядке урегулирования споров, утвержденным постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 июня 1992 г., предъявлению иска в арбитражный суд должна предшествовать попытка сторон самим урегулировать спор [10].

Закон «Об изобретениях в СССР» предусматривал рассмотрение споров о заключении и исполнении договора об использовании изобретения судом и органами государственного арбитража (абз. 1 ст. 42, п. 1 ст. 43). Причем, споры между предприятиями предусматривалось рассматривать органами государственного арбитража, а если стороной договора является гражданин - судом. Право обращения к третейскому суду, который они могли бы для себя избрать и решению которого добровольно подчиниться, - не предусматривалось. Учитывая, что рассматриваемая категория споров нова для суда и арбитража, а разрешение этих споров требует специальных знаний, выходящих за рамки правовых знаний, требуемых для разрешения традиционных споров, то предусмотренная Патентным законом Российской Федерации возможность применения по соглашению сторон третейского разбирательства «смягчает» недостатки осуществления правосудия. Стороны могут избрать арбитров с учетом специфики спора, компетентных в области патентного права, обладающих необходимыми техническими знаниями, опытом экспертной деятельности. Важное значение имеет и меньший срок разбирательства спора благодаря упрощенному порядку его разрешения.

Рассматриваемые споры могут возникать по самым разным основаниям. Такими основаниями могут быть:

1. Недействительность (незаконность) договора (кабальная сделка; договор, заключенный с нарушением антимонопольного законодательства и т.п.).

2. Нарушение или ненадлежащее исполнение договора (нарушение территориальных условий, сроков платежей; обновление (ремонт) продукции как замаскированное воспроизводство изделий; невыполнение договоренностей по обмену усовершенствованиями; неоказание технической помощи и т.п.).

3. Неисполнимость сделки (недостатки в праве, недостатки в предмете, форс-мажорные обстоятельства).

4. Непредвиденные обстоятельства (принудительное лицензирование, аннулирование патента и т.п.)

К недостаткам в праве относятся недействительность патента, нарушение прав третьих лиц ( отсутствие патентной чистоты предмета лицензии) и пр. К недостаткам технического характера - недостижение технических, технологических характеристик; недостатки технической документации, качества продукции и т.п.

B связи с отстаиванием в суде интересов сторон по лицензионным договорам и договорам уступки патентов требуют правового урегулирования многие аспекты договорных отношений. Кроме того, судебная практика разрешения указанных споров требует рассмотрения, в частности, следующих вопросов: о квалификации некоторых действий или бездействия стороны договора как нарушения договорных обязательств; о квалификации причин неисполнимости договора, как существенного основания для расторжения или изменения договора; об ответственности сторон и т.п. Например, чтобы установить ответственен ли лицензиар за неисполнимость договора, необходимо принципиальное уяснение возможности его ответственности при прекращении действия патента, признании патента недействительным, ограничении объема патентной охраны, установлении зависимости патента, обнаружении права преждепользования, предоставлении принудительной лицензии и т.д. В качестве примера отметим, что не решен вопрос об обязанности использовать исключительную лицензию. Так, германская доктрина предполагает принципиальную обязанность освоения исключительной лицензии, так как лицензиар на срок действия договора передает все свои права с учетом получения соответствующего вознаграждения и при этом лишается возможности повторно предоставлять лицензии. При предоставлении же простой лицензии обязанность освоения лицензии в общем случае отрицается. Другой пример: имеет ли право владелец простой лицензии на возмещение убытков со стороны лицензиара за понесенные убытки в связи с нарушением патента, если лицензиар не выступает против нарушителя патентных прав? Некоторые юристы считают, что вне зависимости от того, идет речь об исключительной или простой лицензии, лицензиар не обязан принимать самостоятельные меры в случае нарушения патента [11]. Однако в отношении простой лицензии это представляется неоправданным, так как только лицензиар может выступать против нарушителя патентных прав, а невыступление против нарушителя патента равносильно выдаче безвозмездной лицензии.

Мировая практика свидетельствует о том, что спорные ситуации в период действия лицензионного договора чаще всего возникают из-за дефектов самого договора [12]. Другой причиной является недостаточное урегулирование в законодательстве вопросов, касающихся использования прав на изобретение. Судебная практика в СССР по этим вопросам (кроме вопросов установления факта использования изобретения и выплаты вознаграждения) практически отсутствовала, а в литературе анализировались лишь некоторые аспекты [13]. За рубежом же правила определения ответственности сторон выработаны, главным образом, судебной практикой, которая часто дискуссионна и противоречива. Например, суды некоторых стран не признают ответственности лицензиара за существование патентных прав. Обе указанные причины обусловливают то, что большинство юристов, когда нет возможности опереться прямо или косвенно на определенную правовую норму, когда отсутствует судебная практика, обычно рекомендуют включать в договор условия, которые позволяют предупредить возможные неблагоприятные последствия для сторон, и детально прорабатывать эти условия [14]. Поскольку проанализировать все перечисленные неурегулированные правом вопросы в данной работе не представляется возможным, ниже мы рассмотрим правовые вопросы, с которыми, на наш взгляд, могут быть связаны наибольшие затруднения при разрешении лицензионных споров.

Гражданский кодекс Российской Федерации к недействительным сделкам относит, прежде всего, сделки, не соответствующие закону и иным правовым актам (ст. 168). На наш взгляд, если имеется первоначальная (до начала исполнения договора) невозможность исполнения, то договор о передаче патентных прав, лицензионный договор также должны считаться недействительными. И в этом случае должна применяться либо двусторонняя реституция (п. 2 ст. 167), либо лицо, которое при заключении договора знало или должно было знать о невозможности достижения обещанного по договору результата, должно быть обязано возместить другой стороне по договору причиненный ущерб или убытки (в зависимости от последствий), если только последняя сама не знала или не должна была знать, что такое исполнение невозможно. Возмещение ущерба или убытков в этом случае патентным законодательством не предусмотрено, однако Гражданский кодекс Российской Федерации допускает установление такой нормы (п. 2 ст. 167).

Общим правилом является то, что нарушение любых установленных лицензионным договором ограничений может служить основанием для расторжения договора. Так, нарушением договора может являться разглашение стороной договора производственного опыта, знаний, переданных на конфиденциальной основе, в том числе после прекращения действия договора.

Как упоминалось ранее, в большинстве случаев лицензионные соглашения являются смешанными, и наряду с передачей права использовать изобретение передается ноу-хау. В связи с этим лицензиар заинтересован, чтобы лицензионный договор либо продолжал действовать после прекращения действия патента, либо чтобы по истечении срока действия соглашения лицензиат не имел возможности конкурировать с ним, используя переданные ему сведения конфиденциального характера. Поэтому: «Лицензионное соглашение может заключаться на период, превосходящий срок действия патента, меньший или равный ему. Обычно лицензиар стремится продлить срок соглашения за пределы не только реальной патентной монополии, продолжающейся, как правило, часть периода, в который патент сохраняет силу, но и за пределы этого периода.» Это относится, прежде всего, к случаю, когда лицензиар не намеревается с течением времени самостоятельно выйти с патентованной продукцией на тот или иной рынок, или если соглашение не заключается с малоизвестной фирмой [15]. По этой причине в лицензионные соглашения включаются условия, которые ограничивают лицензиата в использовании изобретения по истечении срока действия лицензионного соглашения. Ограничением такого рода является условие о возврате полученных материалов (чертежей, описаний и т.п.) Это условие означает, что после возврата упомянутых материалов, лицензиат не имеет права их использовать, даже если у него остались копии [16].

Здесь следует отметить, что не следует жестко связывать действие лицензионного договора [17] в целом с возможностью распоряжения исключительными правами. Такая необоснованная, на наш взгляд, «связь» встречается в юридической литературе при рассмотрении срока действия лицензионного соглашения. Так, А.П. Сергеев считает, что: «Срок действия лицензии может быть любым, однако не превышающим срок действия самого патента» [18]. Противоположным этому мнению является мнение М.Л. Городисского, который считает, что «практика работы по торговле лицензиями свидетельствует о том, что в большинстве случаев действие условий лицензионного договора не ставится в полную автоматическую зависимость от действия патента, то есть охраняемого законом исключительного права на изобретение» [19]. Если понимать под лицензией договор в целом, то утверждение А.П. Сергеева, на наш взгляд, неверно. Если же под лицензией понимать разрешение использовать исключительные права, то с мнением А.П. Сергеева следует согласиться, так как нельзя распоряжаться тем, чем не располагаешь или не обладаешь.

Уже упоминалось, что в мировой практике обязанность лицензиара защищать права лицензиата от нарушений со стороны третьих лиц является спорной. В качестве примера заметим, что в США и Великобритании лицензиат, в случае нарушения его правомочий со стороны третьих лиц, имеет по отношению к лицензиару право предъявления регрессного требования и может расторгнуть соглашение. Согласно п. 3 ст. 14 Патентного закона Российской Федерации владелец исключительной лицензии имеет право самостоятельно подать иск против нарушителя. Что же касается владельца простой лицензии, то он таким правом не обладает и вынужден обращаться за помощью к лицензиару. Если исходить из концепции обеспечения лицензиаром реализации позитивного права, то применение российскими судами к лицензиару мер ответственности за незащиту патентных прав должно в принципе рассматриваться как правомерное действие, ввиду неисполнения стороной договорных обязательств.



← предыдущая страница    следующая страница →
123456




Интересное:


Контрактации - проблемы правового регулирования
Пресекательные сроки в гражданском праве
Оспоримые и ничтожные сделки
Особенности дарения ограниченно оборотоспособных объектов гражданского права
Момент заключения договора и вступление его в законную силу
Вернуться к списку публикаций