2013-11-23 12:31:46
ГлавнаяГражданское право и процесс — Договорные отношения по использованию изобретения патентообладателем



Договорные отношения по использованию изобретения патентообладателем


Уступка прав на изобретение и передача прав на использование изобретения по лицензионному договору

Права на изобретение могут завещаться, наследоваться по закону, являться предметом залога, страхования, инвестиций и т.д. Признание прав на изобретение имуществом открыло широкие возможности для их использования, в том числе нетрадиционные. Например, права на изобретение могут быть внесены в качестве вклада в уставный капитал предприятия (п. 6 ст. 66 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно Закону РСФСР от 3 июля 1991 г. «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», при приватизации государственных и муниципальных предприятий к приобретателю имущества переходят, в том числе, патенты, лицензии и другие нематериальные активы (абз. 1 ст. 1) [1]. То, что патенты на изобретения, а также лицензии на изобретения включаются в состав приватизируемого имущества, предусматривает и Положение о приватизации объектов научно-технической сферы, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации № 870 от 26 июля 1994 г. (п. 4.4.) [2]. В соответствии с Проектом федерального закона «О доверительной собственности (трастах)» «к числу объектов права доверительной собственности относятся ... д) объекты интеллектуальной и промышленной собственности» [3]. Однако наиболее распространенными видами использования патентных прав являются уступка патента и заключение лицензионного договора.

Следует отметить, что в правовой литературе различается много видов лицензионных договоров. Например, опционное лицензионное соглашение - это предварительное соглашение на право апробации предмета лицензии в производственных условиях лицензиата, кооперационное лицензионное соглашение - такое, в котором участвуют более двух лиц. Причем, в основе всех этих лицензионных договоров лежит передача в том или ином объеме прав на использование изобретения.

До принятия в России нового патентного законодательства торговля лицензиями и уступка патентов входили в сферу внешнеэкономической деятельности. В советской юридической литературе под лицензией обычно понималось предоставление за определенное вознаграждение прав на изобретение, другие научно-технические и дизайнерские достижения, ноу-хау иностранным фирмам. Так, согласно инструкции «О порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг», утвержденной приказом № 11 Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий от 26 января 1979 года и введенной в действие с 1 мая 1979 года, лицензия - это «предоставление юридическими лицами СССР в установленном порядке и на определенных условиях принадлежащих им прав на использование изобретений, промышленных образцов и товарных знаков, защищенных охранными документами в СССР и за границей, или ноу-хау иностранным юридическим лицам или гражданам» (п. 1.2) [4].

В настоящее время в России развивается и внутренняя лицензионная торговля, уступка патентов. В целом в последние годы наблюдался рост количества зарегистрированных договоров об уступке патентов и лицензионных договоров. Так, общее количество зарегистрированных договоров в 1993, 1994 и 1995 годах составило соответственно 756, 1135 и 1095, из них количество зарегистрированных договоров об уступке патентов составило 97, 214 и 292, количество исключительных лицензий составило 80, 101 и 101, количество неисключительных лицензий составило 579, 820 и 702 [5].

До недавнего времени лицензия рассматривалась, прежде всего, как обещание одного лица, обладающего правом на патент, воздерживаться от судебного преследования другого лица, которое совершает то, что при отсутствии такой лицензии считалось бы нарушением патентных прав. Такого мнения придерживается, например, американский юрист П. Розенберг [6]. Однако, как уже отмечалось, современной мировой тенденцией лицензионной торговли является обеспечение возможности практического использования новшеств, а не просто продажа «чистых» лицензий (договорная передача только прав на использование запатентованного изобретения). В настоящее время в зарубежной практике большинство договоров составляют «смешанные» договоры (в которых право использования запатентованных изобретений сочетается с правом использования ноу-хау), «сопутствующие» договоры (в которых условия лицензионного характера являются составной частью договора или дополнения к нему). В лицензионных договорах содержатся обязательства лицензиара по передаче технических знаний, опыта, оказанию помощи лицензиату в их использовании (проведение проектных и изыскательских работ, поставка оборудования, материалов, сырья), то есть обязательства позитивного характера. Сопутствующие лицензионные договоры могут являться составной частью договоров покупки комплектных предприятий и крупных установок, договоров совместного предпринимательства, оказания технического содействия, строительства предприятий «под ключ».

Заключение договора уступки патента означает смену патентообладателя и переход исключительных прав к новому юридическому или физическому лицу. Поэтому в большинстве случаев такой договор может рассматриваться как договор купли-продажи, однако он может заключаться и в форме договора дарения, договора мены. Что касается лицензионного договора, то по существу его определение дается в Патентном законе Российской Федерации. По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие предусмотренные договором действия (абз. 1 п. 1 ст. 13). Использование запатентованного изобретения третьими лицами допускается лишь на основе лицензионного договора с патентообладателем. В юридической литературе даются и другие определения лицензионного договора. Например, М.М. Богуславский определяет лицензионный договор, как договор, по которому лицензиар обязан обеспечивать лицензиату такое положение - фактическое и правовое, - при котором лицензиат практически может внедрить в производство и использовать определенное техническое решение на условиях и в пределах, установленных договором, а другая сторона обязана уплатить за это соответствующее вознаграждение или предоставить компенсацию в иной форме [7]. Французский юрист П. Рубье следующим образом определил понятие лицензионного договора: «Договор о предоставлении лицензии - это такой договор, по которому владелец монопольного права на эксплуатацию лицензии предоставляет другому лицу полностью или частично свое право на эксплуатацию. Договор этого вида чаще всего бывает за вознаграждение и предполагает обязанность лицензеполучателя передать определенную сумму денег, как правило, в форме периодической арендной платы» [8].

На наш взгляд, положение, установленное в Патентном законе Российской Федерации, об обязательности выплаты вознаграждения лицензиатом (императивная норма) противоречит гражданскому законодательству в целом. Так Гражданским кодексом Российской Федерации допускается заключение как возмездных, так и безвозмездных договоров (ст. 423). Обязательность встречного предоставления в отечественном договорном праве отсутствует. Кроме того, данное положение противоречит принципу свободы договора, так как является неоправданным ограничением. Помимо того, что должна допускаться возможность заключения безвозмездного договора, стороны должны иметь возможность заключить договор, согласно которому встречное предоставление заключается не в выплате вознаграждения, а является иным. Например, под определение понятия лицензионного договора, данное в Патентном законе Российской Федерации, не подпадает перекрестное лицензирование, сущность которого заключается во взаимном предоставлении патентных прав, в том числе исключающем выплату вознаграждения. Как правило, безвозмездно осуществляют передачу охраноспособных усовершенствований стороны кооперационного соглашения, поскольку кооперационные соглашения, носящие комплексный характер, отличаются более глубоким уровнем сотрудничества в сравнении с обычными лицензионными соглашениями [9]. Поэтому в этом отношении формулировка лицензионного договора, приведенная М.М. Богуславским, представляется более точной. В то же время, недостатком формулировки М.М. Богуславского, на наш взгляд, является то, что к объектам лицензионного договора отнесены только технические решения (хотя изобретениями могут быть не только технические решения). А обязанность обеспечения лицензиату положения, при котором он может практически внедрить изобретение представляется спорной.

Заключение лицензионного договора может являться способом урегулирования патентных споров, например, если предъявлен иск о признании патента недействительным. При неопределенности правового положения может оказаться целесообразным решить спор путем принятия одной стороной обязательства не оспаривать патент в обмен на предоставление прав по лицензионному договору. Поэтому по мнению М.М. Богуславского применение самого термина «лицензия» (разрешение), носит в современных условиях условный характер [10].

Следует также отметить различия лицензионного договора (договора патентной лицензии) и договора о передаче ноу-хау, поскольку наряду с патентными лицензиями договоры о передаче ноу-хау и смешанные договоры получают все большее распространение.

Кроме того, патентоспособное новшество часто передается по договору «в режиме ноу-хау», а также договор о передаче ноу-хау может преобразоваться в договор патентной лицензии (например, договор, в основе которого лежат права на патентную заявку) [11]. По данным, характеризующим практику капиталистических стран, из всех вышеупомянутых договоров об использовании нематериальных благ лишь 20% составляют «чисто патентные» лицензии, 30% - договоры о передаче ноу-хау и 50% - патентные лицензии с одновременной передачей ноу-хау [12]. В приведенном выше определении понятия лицензионного договора, которое использовалось в прежнем советском законодательстве об изобретательстве, к объектам такого договора причислено и ноу-хау. Кроме того, отнесение договора о передаче ноу-хау к лицензионному договору встречается в современной юридической литературе, в том числе справочного характера и, содержащей нормативные и типовые документы [13]. Мнения юристов, в отношении отнесения договора о передаче ноу-хау к лицензионному, - различны. Например, А.П. Сергеев считает, что «субъект коммерческой тайны может предоставлять другим лицам разрешение на использование конфиденциальной информации в собственной сфере. Иными словами, допускается выдача третьим лицам лицензий, которые могут носить исключительный и неисключительный характер» [14]. Указывая, что наиболее проблематичным является вопрос о том, может ли информация быть объектом, на который за кем-либо закрепляется исключительное право, А.П. Сергеев считает, что поскольку монопольное владение информацией и использование информации возможно и при условии, что информация неизвестна третьим лицам, то: «Если закон признает право лица, владеющего информацией на сохранение ее в тайне, и одновременно требует от третьих лиц воздерживаться от несанкционированного завладения этой информацией, налицо исключительное субъективное право на эту информацию» [15]. По мнению же И.А. Зенина лицензионный договор следует квалифицировать как особый тип формирующегося сейчас во многих странах нового класса договоров об использовании нематериальных благ, а договор о передаче ноу-хау включать в этот класс в качестве самостоятельного типа. Кроме того, И.А. Зенин считает, что, в отличие от охраняемого патентом изобретения, на ноу-хау не существует исключительного права, а есть лишь фактическая монополия (ноу-хау нельзя использовать, не получив его от обладателя ноу-хау) [16].

Аргументация А.П. Сергеева в отношении отнесения ноу-хау к объектам исключительного права, с учетом сущности и особенностей института исключительного права, проанализированных выше (см. § 2 Гл. 1), представляется неубедительной, а квалификация договора о передаче ноу-хау как лицензионного - неверной. На наш взгляд институт исключительного права распространяет свое действие на нематериальные объекты, которые доступны (в ознакомительном плане) широкому кругу лиц, но использование которых в силу установленных законом правил возможно только с разрешения создателя или правопреемника данных нематериальных объектов. А.П. Сергеев же смешивает понятие «исключительное право» и право на сохранение информации в тайне.

В настоящее время лицензионный договор квалифицируется, в основном, как договор особого рода, который прямо законом не регулируется. Этой точки зрения придерживается большинство современных юристов. Относительно формы и содержания лицензионных договоров нет каких-либо законодательных предписаний, а определение правовой природы лицензионных договоров проводится судебной практикой и доктриной. В новейшей доктрине и в судебной практике в основном высказывается мнение, в соответствии с которым предоставление исключительной или неисключительной лицензии означает предоставление лицензиату позитивного права использования патента. Если рассматривать лицензию не только как отказ патентообладателя от своего права, то со стороны лицензиара будет недостаточно принимать меры, направленные на пресечение неразрешенного использования запатентованного изобретения. Он должен сделать все возможное, чтобы обеспечить лицензиату возможность такого использования. Только позитивное право обеспечивает многочисленные обязанности лицензиара, и его ответственность за недостатки лицензии может быть выведена только из позитивного права, которое лицензиар передал лицензиату [17].

Как уже упоминалось, в виду своеобразия лицензионного договора в мировой практике пока не выработаны правовые средства его регулирования. В частности, зарубежная судебная практика не имеет единообразного подхода при определении ответственности сторон. Аргументация при выработке принципов регулирования чрезвычайно разнообразна. Часто юридическая практика основывается на применении правовых норм по аналогии, но в то же время их применимость в ряде конкретных ситуаций отвергается. Поэтому до последнего времени актуально требование вывести из гражданского права принципы, которые по крайней мере по аналогии могли бы применяться к лицензионным договорам.

Поскольку ни в одной национальной системе права закон специально не регламентирует лицензионный договор как особый вид гражданской сделки, то к отношениям сторон применяются общие нормы обязательственного права о заключении договора, его исполнении, ответственности, выработанные судебной практикой правила определения прав и обязанностей сторон. В результате сложился целый ряд договорных условий, обычно включаемых в лицензионные договоры. Широкое применение находят разработанные фирмами и международными экономическими организациями проформы лицензионных договоров [18].

Большинством современных юристов лицензионный договор квалифицируется как договор особого рода, который прямо законом не регулируется, и к нему применяются общие принципы права. В то же время, прослеживается стремление юристов руководствоваться четкими правовыми предписаниями. Так, по мнению Г. Штумпфа: «Представляется неправильным заранее отказываться от метода включения лицензионного договора в систему договоров и искать решения только с помощью общих соображений. В последнем случае всегда существует опасность утраты четких принципов применения правовых норм, невозможности их предвидения и в связи с этим дополнительного риска для сторон по договору» [19].

Особенность нынешнего состояния заключения лицензионных соглашений в России - правовая неопределенность в отношении ряда вопросов: регулирования объема передаваемых прав, в вопросах правопреемства, прав и обязанностей сторон, возможности применения аналогии права в той или иной конкретной ситуации и т.п. Если в зарубежной практике пробелы в законодательстве восполняются судебной практикой (особенно в странах с прецедентным правом), то в Российской Федерации практически отсутствует не только судебная практика, но и исследования и анализ применимости норм отечественного права к регулированию договорных отношений по использованию прав на изобретение.

Лицензионный договор, по своей природе, - такой договор, в котором существенное значение имеет элемент риска (рискует как лицензиат, не имеющий уверенности, что он сможет на практике реализовать преимущества новой технологии, так и лицензиар, не уверенный в получении адекватного ценности переданных прав вознаграждения. К взаимному риску сторон лицензионного договора добавляется вышеупомянутая неопределенность в правовом отношении. Этим обусловлена актуальность разработки правовых норм, учитывающих специфику лицензионного договора.

Рассмотрим правовое регулирование заключения, исполнения и расторжения лицензионного договора.

Прежде всего, как нам кажется, требует конкретизации правовое регулирование объема передаваемых прав. Если в лицензионном договоре не указывается объем передаваемых прав, то должно презюмироваться, что лицензиат вправе по своему усмотрению использовать права на изобретение на всей территории действия патента в течение срока его действия. Лишь прямо выраженное в договоре ограничение отдельных правомочий лицензиата должно опровергать данную презумпцию. Однако, на наш взгляд, в правовой норме должно быть прямо установлено, что лицензиат не вправе передавать свои права, полученные по лицензионному договору, полностью или предоставлять сублицензии, если иное специально не оговорено в договоре. То есть всякую лицензию следует считать непередаваемой, а переуступку прав - неправомерной, если договор не предусматривает иное. По мнению Л.А. Исаковой в «патентном законодательстве России не нашел отражения ряд вопросов, возникающих в ходе заключения и исполнения лицензионного договора», и, в частности, не урегулировано право на предоставление сублицензий [20]. В связи с чем, Л.A. Исакова внесла предложение дополнить п. 1 ст. 13 Патентного закона Российской Федерации положением, что «лицензиат по согласованию с лицензиаром может заключить сублицензионный договор ...» [21]. Следует согласиться с тем, что вопрос о предоставлении сублицензий требует правового урегулирования. Примечательно в этом отношении то, что как закон «Об изобретениях в СССР» отождествлял (абз. 1 п. 1 ст. 23), так и Патентный закон Российской Федерации отождествляет (абз. 1 п. 1 ст. 13) лицензиара с патентообладателем. Но, на наш взгляд, точка зрения Л.А. Исаковой не совсем верна, поскольку в качестве положения Патентного закона Российской Федерации, регулирующего предоставление сублицензий, можно рассматривать абз. 1 ст. 13, который гласит, что: «Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение ... лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора)».

При этом, по нашему мнению, «право разрешения» (в том числе право предоставления сублицензии патентообладателем) может быть передано лицензиату в соответствии с лицензионным договором. Таким образом, данное положение косвенно регулирует сублицензирование. B тоже время, представляется правильным предложение о включении в Патентный закон Российской Федерации прямой нормы, регулирующей сублицензирование, и, особенно, установление в законе неправомерности передачи прав на изобретение без согласия патентообладателя или лицензиара. При этом следует отметить, что судебная практика и господствующее в юридической литературе мнение подтверждают право исключительного лицензиата предоставлять сублицензии [22], и такой порядок передачи прав обосновывается правовой природой исключительной лицензии.

Следует учитывать, что лицензионный договор характеризуется особыми, доверительными взаимоотношениями сторон. При заключении лицензионного договора передается конфиденциальная информация (ноу-хау). Стороны принимают обязательства обмениваться усовершенствованиями объекта лицензии. Лицензиару при этом не безразлично как используется объект лицензии, какого качества выпускается продукция по лицензии. Изменения объекта лицензии лицензиатом могут подорвать репутацию лицензиара. Когда ненадежен партнер, возможны запрещенные договором передача третьим лицам доверенной в деловом общении документации, использование патентных прав по истечении срока действия лицензионного договора и т.п. По этим же причинам для лицензиара важны не только его взаимоотношения с лицензиатами, но и с сублицензиатами. С другой стороны, лицензиат, в свою очередь, полагается на помощь в освоении изобретения (получение необходимого ноу-хау, консультирование), поддержание патента в силе и т.п. В силу особого характера взаимоотношений лицензиара с лицензиатом в отечественной и мировой практике признается обоснованным запрет лицензиату оспаривать патент самому и содействовать другим в оспаривании действительности патента [23]. Это условие представляется оправданным, поскольку лицензиар вынужден особо полагаться на лояльность лицензиата, так как лицензиат получает особые знания о технических и патентно-правовых проблемах и именно благодаря лицензионному договору. К особенностям лицензионного договора можно отнести и то, что он может действовать и после прекращения действия патента. На лицензионный договор не должен распространяться короткий срок исковой давности, «поскольку в лицензионных договорах речь идет об индивидуальных сделках особого характера, которые не могут быть причислены к обычным повседневным сделкам...» [24].

Недостаточное правовое регулирование сублицензирования (если условия передачи прав не оговорены специально в договоре) дает возможность лицензиату путем передачи прав «обойти» лицензионный договор и, по существу, уклониться от исполнения лицензионных обязательств, лишить лицензиара получения всех выгод в полном объеме.



← предыдущая страница    следующая страница →
123456




Интересное:


Договор аренды здания, сооружения и нежилого помещения
Начало течения сроков исковой давности и последствия их истечения
Содержание договора аренды здания, сооружения и нежилого помещения
Институт завещания в Израиле
О проблеме возмещения судебных расходов, связанных с проведением судебных экспертиз
Вернуться к списку публикаций